El Tribunal Supremo niega la infracción de marcas nacionales por el uso del término «Persimon»

El Tribunal Supremo ha desestimado la existencia de infracción de marcas nacionales en el uso del término «Persimon» en el etiquetado y publicidad de caquis. En su sentencia, el Alto Tribunal confirma que este término fue empleado con finalidad descriptiva, lo que excluye su consideración como uso marcario indebido.

Demanda por uso del término «Persimon» en la comercialización de caquis

El conflicto se origina cuando una empresa comienza a comercializar caquis bajo el término «Persimmon», identificando con ello la variedad “Rojo Brillante”, no astringente. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Kaki Ribera del Xúquer”, titular de varias marcas nacionales registradas que contienen la palabra «Persimon», considera que este uso vulnera sus derechos exclusivos.

Por ello, interpone demanda por infracción de marcas nacionales, publicidad ilícita y competencia desleal.

Uso legítimo y descriptivo del término

El Juzgado de lo Mercantil desestima la demanda. Considera que el término fue utilizado con sentido descriptivo para referirse a una variedad de caqui, y no como signo distintivo empresarial. Según el juzgado, no se produjo infracción de marcas nacionales, ya que el término no fue utilizado “a título de marca”.

La Audiencia aprecia riesgo de confusión

La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso del Consejo Regulador. Considera que el término «Persimmon» podría interpretarse como una denominación marcaria autónoma y generar riesgo de confusión con las marcas nacionales registradas por la demandante. En consecuencia, declara la existencia de infracción de marcas nacionales y ordena cesar su uso.

El Supremo revoca y excluye la infracción de marcas nacionales

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. Rechaza que se haya producido una infracción de marcas nacionales, al concluir que el uso del término «Persimon» fue meramente identificativo de una característica del producto (variedad de caqui), sin intención distintiva ni efectos marcarios.

El Alto Tribunal aplica el límite previsto en el artículo 37.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, y en el artículo 14.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea, que permiten el uso de signos descriptivos en el tráfico económico siempre que se respete la buena fe y no se induzca a error.

No existe monopolio marcario sobre términos descriptivos

La sentencia afirma que el derecho de marca no puede utilizarse para monopolizar términos de uso común o descriptivo. En este caso, el término «Persimon» ha sido empleado de manera generalizada en el sector para identificar una variedad concreta de caqui, lo que impide que su uso constituya una infracción de marcas nacionales.

Además, el Supremo recuerda que las marcas del Consejo Regulador no han sido calificadas como notorias o renombradas, lo que limita el ámbito de su protección frente a usos descriptivos.

Fallo del Tribunal Supremo

Se estima el recurso de casación, se revoca la sentencia dictada en apelación y se confirma la resolución de primera instancia. En consecuencia, se declara que no ha existido infracción de marcas nacionales, ni actos de competencia desleal ni publicidad ilícita. Las costas del recurso y de la apelación se imponen al Consejo Regulador.