Infracción de patente europea en galvanización: tres cuestiones jurídicas resueltas por el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, ha dictado sentencia definitiva en un litigio sobre la infracción de una patente europea en vigor en España. La patente protege una instalación para el depósito electrolítico de zinc y sus aleaciones sobre piezas metálicas.

La titular y su licenciataria demandaron a tres entidades: el fabricante, su filial española y una empresa cliente. El procedimiento recorrió todas las instancias judiciales antes de resolverse mediante esta sentencia.

Las tres cuestiones jurídicas de la patente europea

La sentencia resuelve tres cuestiones diferenciadas en torno a la patente europea. Primera: el alcance de su protección y la interpretación de las reivindicaciones. Segunda: la responsabilidad de quien encarga una instalación infractora. Tercera: la compatibilidad entre los criterios indemnizatorios disponibles.

Primera cuestión: qué protege la patente europea y cómo se interpretan sus reivindicaciones

La patente europea protege una instalación para el depósito electrolítico de zinc sobre piezas metálicas. La controversia giraba en torno al elemento D1: que «el separador está realizado en un material de poros abiertos». La instalación de las demandadas usaba una membrana cuya porosidad derivaba del entrelazamiento de fibras, no del material en sí.

El Tribunal Supremo confirma la interpretación de la Audiencia Provincial. Se ajusta al artículo 69.1 del Convenio de la patente europea y a su Protocolo Interpretativo. La descripción de la patente menciona membranas tejidas, sinterizadas o expandidas como ejemplos no exhaustivos. Ello permite incluir separadores cuya porosidad se obtiene por la configuración del material.

Segunda cuestión: responsabilidad objetiva y subjetiva en la infracción de patente europea

La Audiencia Provincial había eximido de responsabilidad a la empresa cliente. El Tribunal Supremo distingue dos regímenes. El artículo 64.1 de la Ley de Patentes establece responsabilidad objetiva para quien fabrique o importe sin autorización. El artículo 64.2 establece responsabilidad subjetiva para otros actos de explotación.

Encargar una instalación no convierte al cliente en fabricante a efectos legales. Sin embargo, desde que fue notificada de la demanda —con identificación precisa de la patente europea y los actos infractores—, la empresa cliente ya no puede ampararse en el desconocimiento. Se la condena solidariamente por los actos posteriores a dicha notificación.

Tercera cuestión: incompatibilidad entre regalía hipotética y lucro cesante

La licenciataria reclamaba lucro cesante en paralelo a la regalía hipotética solicitada por la titular de la patente europea. El Tribunal confirma que ambas pretensiones no son acumulables. Una vez optado por la regalía hipotética, no cabe reclamar adicionalmente el lucro cesante. Ello equivaldría a una doble indemnización por la misma infracción.

El fallo: condena solidaria parcial

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de las demandadas. Desestima también los recursos extraordinarios por infracción procesal de las demandantes. Estima parcialmente el recurso de casación de las demandantes en un único punto: la responsabilidad de la empresa cliente.

Se la condena solidariamente al pago de la indemnización. La condena se limita a los actos de explotación realizados tras la notificación de la demanda. El importe total de la indemnización no varía: sigue siendo la regalía hipotética ya fijada. Lo que se amplía es el número de deudores solidarios obligados a su pago.